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Markenrecht-Verkauf: Welche Risiken gehen Unternehmen damit ein?
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Dipl.-Ing. Ulrich Wohlfarth, CHARRIER RAPP & LIEBAU

Markenrecht-Verkauf: Welche Risiken gehen Unternehmen damit ein?

Patentanwalt Dipl.-Ing. Ulrich Wohlfarth. Foto: CHARRIER RAPP & LIEBAU

Ein Unternehmensteil soll – samt der dort ursprünglich erworbenen Markenrechte – veräußert werden. Welche Hürden sind hierbei zu beachten?

„Worauf muss man achten, wenn man mit einem Unternehmensanteil auch die dort erworbenen Markenrechte verkauft? Gibt es da Risiken, die einem später auf die Füße fallen können?“ 

Unser Experte für Marken- und Patentrecht, Dipl.-Ing. Ulrich Wohlfarth von CHARRIER RAPP & LIEBAU, antwortet: 

Zunächst ist wichtig, dass im Verkaufsvertrag die Markenrechte ausdrücklich genannt und auch die damit einhergehenden Verpflichtungen festgelegt werden. 

So bedeutet die Übertragung einer Marke grundsätzlich, dass man sie selbst nicht mehr verwenden darf. Sollte die Marke im eigenen Unternehmen weiterverwendet werden, müsste eine entsprechende Benutzungserlaubnis ausdrücklich mit dem Erwerber vereinbart werden. 

Was gilt für Lizenzverträge und Dauerschuldverhältnisse? 

Weiter ist es wichtig, eventuell bestehende Lizenzverträge oder ähnliche Dauerschuldverhältnisse zu prüfen. Denn ohne konkrete Regelung im Lizenzvertrag oder ohne Zustimmung des Lizenznehmers geht das Lizenzverhältnis nicht automatisch auf den Erwerber über, sondern bleibt mit dem ursprünglichen Inhaber bestehen, sofern es sich nicht um eine vollständige Übertragung im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge handelt. Ggf. muss hier also der Lizenznehmer mit ins Boot geholt oder gar ein neuer Lizenzvertrag zwischen diesem und dem Erwerber ausgehandelt werden. Es ist also sinnvoll, schon bei Abschluss eines Lizenzvertrags Vorkehrungen zu treffen, so dass beim Verkauf nicht mit den Lizenznehmern verhandelt werden muss. 

Auch sollte der Erwerber vor dem Verkauf über alle getroffenen Vereinbarungen mit Dritten über die Benutzung der eigenen Markenrechte in Kenntnis gesetzt werden. 

Zudem sollte der Erwerber über drohende oder bestehende Unsicherheiten über die Bestandskraft der übertragenen Marken informiert werden, beispielsweise ob noch laufende Markenanmeldungen vom zuständigen Markenamt als nicht eintragbar angesehen werden oder Löschungsanträge drohen. 

Vorsicht beim Benutzungszwang stehender Marken 

Dabei sollte auch geklärt werden, ob unter Benutzungszwang stehende Marken auch tatsächlich für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Denn oft werden Marken nämlich nicht für alle geschützten Waren und Dienstleistungen auch tatsächlich benutzt. Auch sollten mit dem Erwerber vereinbart werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und über welchen Zeitraum Benutzungen durch den Verkäufer belegt werden müssen. Denn ggf. müssen in Widerspruchs-, Verfalls-, Verlängerungs- oder auch Streitverfahren derartige Belege über einen vergangenen Zeitraum von 5 Jahren erbracht werden. Auch sollte hier vereinbart werden, wer die zum Teil umfangreichen Kosten für derartige Benutzungsnachweise tragen muss. 

Zudem sollte geregelt werden, wer für die Kosten der Umschreibung des Inhabers in den einschlägigen Markenregistern aufkommt, welche oft mit der Entrichtung von Amtsgebühren und im Ausland in der Regel auch mit der Einschaltung von Auslandsvertretern verbunden ist. Oft müssen den Markenämtern auch Übertragungsdokumente präsentiert werden, welche in manchen Staaten auch aufwendige Übersetzungs-, Beglaubigungs-, Überbeglaubigungs- oder Apostillierungsverfahren durchlaufen müssen. Für solche Formalverfahren fallen schnell Kosten im vierstelligen Bereich an.

 Sie haben Rückfragen an Patentanwalt Ulrich Wohlfarth, oder wünschen eine tiefergehende Beratung? Dann nehmen Sie jetzt direkt Kontakt auf.

 

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