Dr. Stefan Gehrsitz, Charrier Rapp & Liebau

Wie gehe ich mit Patenten von neuen Mitarbeitern um?

Was geschieht mit Patentvereinbarungen von neuen Mitarbeitern? Das sollte beim Ankauf, dem Erwerb exklusiver Nutzungsrechte oder der Bezahlung der Patentgebühren beachtet werden.

B4B-Leser fragt:

Wir möchten zwei Mitarbeiter anstellen, die beide aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit heraus schon Patente halten. Wie gehen wir mit diesen Patenten um, die für uns sehr nützlich sind: Aufkaufen, exklusive Nutzungsrechte erwerben oder ganz normal Patentgebühren bezahlen?

Experte Dr. Stefan Gehrsitz, Patentanwalt bei CHARRIER RAPP & LIEBAU antwortet:

Zunächst wäre zu klären, wer Inhaber der bereits existierenden Patente auf Basis der wissenschaftlichen Arbeiten der beiden Mitarbeiter ist. Sollte eine Hochschule oder eine Forschungseinrichtung Inhaber der Patente sein, müsste mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung eine Vereinbarung in Bezug auf eine Übertragung oder Lizensierung der Patente getroffen werden.

Wer übernimmt die Vergütung?

Die beiden Mitarbeiter sind von dieser Vereinbarung allenfalls mittelbar, nämlich nur in Bezug auf eine etwaige Erfindervergütung, betroffen. In der Vereinbarung mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung wäre insbesondere zu klären, wie die beiden Mitarbeiter entsprechend den Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes zu vergüten sind und wer die Vergütung übernimmt. Falls die beiden Mitarbeiter die Patente selbst als Inhaber halten, kann mit den beiden Mitarbeitern direkt eine Vereinbarung in Bezug auf eine Übertragung oder Lizensierung der Patente getroffen werden.

Es gilt der Grundsatz der Privatautonomie

In beiden Fällen, also sowohl bei einer Vereinbarung mit einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung oder einer Vereinbarung mit den beiden Mitarbeitern, gilt der Grundsatz der Privatautonomie, das heißt, das Rechtsverhältnis zwischen den beteiligten Parteien kann frei gestaltet werden. So ist es beispielsweise möglich, die Patente käuflich – das heißt gegen Zahlung eines einmaligen Kaufpreises – zu erwerben oder die Patente zu lizensieren – das heißt ein ausschließliches oder nicht-ausschließliches Nutzungsrecht am Gegenstand der Patente gegen Zahlung einer Lizenzgebühr zu erwerben.

Diese Partei trägt die Kosten

In der Vereinbarung mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung oder den beiden Mitarbeitern wäre auch zu klären, wer für die Aufrechterhaltung der Patente zukünftig verantwortlich sein und die dafür anfallenden Kosten tragen soll. Bei einem käuflichen Erwerb der Patente trägt im Regelfall der Erwerber die Kosten für die Aufrechterhaltung. Bei Lizensierung trägt im Regelfall der Lizenzgeber die Aufrechterhaltungskosten.

Sie haben Rückfragen an Patentanwalt Dr. Stefan Gehrsitz, oder wünschen eine tiefergehende Beratung? Dann nehmen Sie jetzt direkt Kontakt auf.

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B4B-Leser fragt:

Wir möchten zwei Mitarbeiter anstellen, die beide aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit heraus schon Patente halten. Wie gehen wir mit diesen Patenten um, die für uns sehr nützlich sind: Aufkaufen, exklusive Nutzungsrechte erwerben oder ganz normal Patentgebühren bezahlen?

Experte Dr. Stefan Gehrsitz, Patentanwalt bei CHARRIER RAPP & LIEBAU antwortet:

Zunächst wäre zu klären, wer Inhaber der bereits existierenden Patente auf Basis der wissenschaftlichen Arbeiten der beiden Mitarbeiter ist. Sollte eine Hochschule oder eine Forschungseinrichtung Inhaber der Patente sein, müsste mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung eine Vereinbarung in Bezug auf eine Übertragung oder Lizensierung der Patente getroffen werden.

Wer übernimmt die Vergütung?

Die beiden Mitarbeiter sind von dieser Vereinbarung allenfalls mittelbar, nämlich nur in Bezug auf eine etwaige Erfindervergütung, betroffen. In der Vereinbarung mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung wäre insbesondere zu klären, wie die beiden Mitarbeiter entsprechend den Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes zu vergüten sind und wer die Vergütung übernimmt. Falls die beiden Mitarbeiter die Patente selbst als Inhaber halten, kann mit den beiden Mitarbeitern direkt eine Vereinbarung in Bezug auf eine Übertragung oder Lizensierung der Patente getroffen werden.

Es gilt der Grundsatz der Privatautonomie

In beiden Fällen, also sowohl bei einer Vereinbarung mit einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung oder einer Vereinbarung mit den beiden Mitarbeitern, gilt der Grundsatz der Privatautonomie, das heißt, das Rechtsverhältnis zwischen den beteiligten Parteien kann frei gestaltet werden. So ist es beispielsweise möglich, die Patente käuflich – das heißt gegen Zahlung eines einmaligen Kaufpreises – zu erwerben oder die Patente zu lizensieren – das heißt ein ausschließliches oder nicht-ausschließliches Nutzungsrecht am Gegenstand der Patente gegen Zahlung einer Lizenzgebühr zu erwerben.

Diese Partei trägt die Kosten

In der Vereinbarung mit der Hochschule oder der Forschungseinrichtung oder den beiden Mitarbeitern wäre auch zu klären, wer für die Aufrechterhaltung der Patente zukünftig verantwortlich sein und die dafür anfallenden Kosten tragen soll. Bei einem käuflichen Erwerb der Patente trägt im Regelfall der Erwerber die Kosten für die Aufrechterhaltung. Bei Lizensierung trägt im Regelfall der Lizenzgeber die Aufrechterhaltungskosten.

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